Dowody renomy znaku towarowego

Dowody renomy znaku towarowego

Znaki renomowane, czyli rozpoznawalne przez znaczną część odbiorców korzystają z szerszej ochrony niż inne kategorie znaków towarowych[1]. Są one chronione także w odniesieniu towarów i usług niepodobnych do tych wskazanych w zgłoszeniu[2]. Nawet przy zbieżnych towarach i usługach, renoma znaku wcześniejszego sprawia, że łatwiej jest wykazać ryzyko pomyłki wśród konsumentów, a tym samym łatwiej wygrać spór[3].

Aby ustalić istnienie renomy znaku towarowego, bierze się pod uwagę wszystkie istotne informacje[4],  w tym w szczególności:

  • świadomość istnienia marki;
  • udział w rynku;
  • intensywność używania znaku;
  • geograficzny zasięg używania znaku;
  • czas używania znaku;
  • działania podejmowane w celu promocji znaku;
  • historię ochrony prawnej znaku;
  • ilość zarejestrowanych znaków towarowych;
  • nagrody i certyfikaty;
  • wycenę marki[5].

 

Renomę znaku towarowego trzeba udowodnić w każdym sporze, w którym jest ona podnoszona. Nie można poprzestać na domniemaniach czy uprawdopodobnieniu. Renoma marki nie jest też nigdy faktem powszechnie znanym, niewymagającym dowodu. Jak łatwo sobie wyobrazić, wykazanie renomy znaku w oparciu o powyższe kryteria jest dość skomplikowane i czasochłonne.

Opinia prawna dotycząca renomy znaku towarowego

Zrealizowaliśmy niedawno ciekawy projekt związany z powyższą kwestią. Wiedząc, że czeka nas kilka sporów o naruszenie znaku towarowego naszego Klienta, zdecydowaliśmy się na nietypowy zabieg. Zamiast włączyć analizę renomy w opracowanie pism procesowych, przygotowaliśmy jeden, niezależny dokument: opinię prawną dotyczącą renomy znaku towarowego. Wyłączyliśmy tym samym tę kwestię „przed nawias” strategii ochrony marki Klienta.

To rozwiązanie ma wiele zalet:

  1. Uniwersalność. Nie trzeba analizować renomy i zbierać dowodów przy każdym sporze. Opinia prawna może być wykorzystywane w nieograniczonej ilości przyszłych postępowań. Pozwala to oszczędzić czas, który zwykle jest podstawą wyceny usług.
  2. Przejrzystość. Taki dokument łatwo wykorzystuje się w sporach – użyty jako załącznik ogranicza obszerność pism procesowych.
  3. Brak presji czasu. W sytuacji sporu, termin na zebranie dowodów renomy jest zwykle mocno ograniczony. Opisywane rozwiązanie pozwala na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych materiałów. Jest to o tyle istotne, że zebranie dowodów renomy wymaga koordynowania pracy kilku działów przedsiębiorstwa i podmiotów zewnętrznych (na przykład pracowni sondażowych). Cenne są tu materiały pochodzące z działu marketingu i z działu prawnego. Konieczny jest udział osób odpowiedzialnych za social media. Korzystna jest także praca z osobami odpowiedzialnymi za planowanie biznesowe, PR, a nawet z bardziej doświadczonymi pracownikami produkcji. W trakcie prac nad opinią prawną, możemy spotkać się z wszystkimi tymi osobami i efektywnie koordynować ich działania.
  4. Większa skuteczność w szacowaniu ryzyka związanego z inicjowaniem spraw spornych. Opinia prawna może ułatwić pracę wewnętrznym prawnikom i menedżerom. Nie muszą się zastanawiać, jaki jest zakres zarejestrowanego znaku i czy korzysta on z rozszerzonej ochrony. Mogą polegać na wcześniej przygotowanym opracowaniu.
  5. Zwiększenie mocy dowodowej w kolejnych sprawach. Opinia w sprawie renomy marki świetnie „obrasta” w orzecznictwo. Wyroki i decyzje, w których również uznana zostanie renoma ocenianego znaku, można dołączać do opinii prawnej.

 

Zachęcam do wzmocnienia ochrony Państwa znaków towarowych w ten sposób.

[1] Pojęcie znaku renomowanego świetnie definiują: wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. General Motors Corporation przeciwko Yplon SA, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de commerce de Tournai – Belgia, sprawa C-375/97 (CHEVY), ECLI:EU:C:1999:408 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. VI SA/Wa 2433/15.

[2] Art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

[3] Por np. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, sprawa C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18.

[4] Por np. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, sprawa C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18, 25 i 27.

[5] Kryteria zaczerpnięte Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw związanych ze wspólnotowymi znakami towarowymi przez UHRW (znaki towarowe i wzory), Część C — sprzeciw, Dział 5 — Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RWZT).