Kot w worku, czyli debranding

Kot w worku, czyli debranding

Czym jest debranding?

Debranding to działanie polegające na sprzedaży cudzego produktu pod własną marką z zatajeniem oryginalnych oznaczeń. Aby zobrazować, jak to działa w praktyce: wyobraźmy sobie, że kupujemy krem marki XYZ, przelewamy go do innych buteleczek, oklejamy swoimi etykietami i wprowadzamy do sprzedaży pod własną marką. Już na pierwszy rzut oka coś tu nie gra, prawda? Rzeczywiście. Debranding może naruszać prawa właściciela znaku towarowego oraz stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Debranding a wprowadzanie towaru do obrotu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym niedawno wyroku w sprawie Mitsubishi vs Duma Forklifts i G.S. International (C-129/17) uznał, że niedozwolony jest debranding produktów przed wprowadzeniem ich obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bez zgody właściciela znaku towarowego.

Znana na całym świecie spółka Mitsubishi z siedzibą w Japonii jest producentem – między innymi – wózków widłowych. Przysługują jej znaki towarowe Mitsubishi – słowny i słowno-graficzny. Japończycy wytoczyli powództwo dwóm belgijskim spółkom: Duma Forklifts i G.S. International. Spółki te kupowały wózki widłowe Mitsubishi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zaś po objęciu ich procedurą składu celnego usuwały z towarów wszystkie oznaczenia wskazujące na pochodzenie towarów od Mitsubishi, dokonywały w maszynach modyfikacji koniecznych do przystosowania ich do unijnych standardów, zamieniały tablice znamionowe i numery seryjne oraz umieszczały na nich oznaczenia własnych marek. Krótko mówiąc: nabywcy kupujący wózek widłowy od jednej z pozwanych spółek prawdopodobnie nie mieli najczęściej pojęcia, że kupują wózek Mitsubishi. Spółka Mitsubishi zażądała nakazania pozwanym zaprzestania takich działań, powołując się na prawa ochronne ze znaków towarowych.

Czy usunięcie znaku towarowego z produktu to jego używanie?

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/95/WE właściciel znaku towarowego ma prawo zakazać używania oznaczeń identycznych z jego znakiem wszelkim osobom, które nie posiadają jego zgody. Na pierwszy rzut oka przepis ten nie budzi większych wątpliwości: to oczywiste, że nie możemy tak po prostu wyprodukować butów czy kurtki i sprzedawać ich pod logo znanej marki, nie mając zgody właściciela znaku. W przypadku debrandingu jednak sprawa się komplikuje. Powstaje pytanie: czy usunięcie znaku towarowego z produktu (i zastąpienie go innym) to także jego używanie, a co za tym idzie – czy właściciel znaku może się temu sprzeciwić?

Trybunał uznał, że tak. Przypomniał, że jednym z podstawowych praw właściciela znaku towarowego jest prawo do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych jego znakiem. Usunięcie znaków towarowych Mitsubishi przez belgijskie spółki sprawiło zaś, że towary, dla których znak ten został zarejestrowany, nie były opatrzone znakiem przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG. Takiej działalności nie można uznać za zgodną z prawem, gdyż pozbawiałaby ona właściciela znaku możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa. Trybunał orzekł zatem, że usuwanie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczanie na towarach innych oznaczeń należy uznać za „używanie” w rozumieniu przepisów dyrektywy, oraz że właściciel znaku ma prawo się temu sprzeciwić.

Znak towarowy jako gwarancja pochodzenia…

Trybunał wskazał ponadto, że usunięcie znaków towarowych z towarów i umieszczenie na nich nowych oznaczeń narusza funkcje znaku towarowego, w szczególności zaś  kluczową funkcję wskazywania pochodzenia – zamiana etykiet czy innych oznaczeń zawierających znak towarowy sprawi, że odbiorca może zostać wprowadzony w błąd co do tego, kto jest w rzeczywistości producentem nabytego przez niego towaru. W tej kwestii Trybunał wypowiedział się zresztą nie po raz pierwszy; już w wyroku w sprawie Portakabin vs Primakabin (C-558/08) wskazano, że gdy sprzedawca usuwa z towaru znak towarowy producenta i zastępuje go własną etykietą, to właściciel znaku ma prawo się temu sprzeciwić, ponieważ podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie pochodzenia towaru.

…oraz jakości

Trybunał orzekł także, że usunięcie znaków towarowych i umieszczenie na towarach nowych oznaczeń ogranicza możliwość przywiązania do siebie klientów przez właściciela znaku. Wielu producentów chce przywiązać do siebie klientów poprzez wysoką jakość oferowanych przez siebie produktów – znak towarowy ma stać się dla klientów symbolem pewnej jakości. Debranding godzi zatem w interesy właściciela znaku, który nierzadko poczynił spore nakłady na reklamę i promocję produktu.

Debranding jako czyn nieuczciwej konkurencji

Warto dodać – co zauważył słusznie Trybunał – że debranding nie tylko narusza prawa ochronne przysługujące właścicielowi znaku towarowego, ale także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – właśnie ze względu na to, że wprowadza odbiorcę w błąd co do pochodzenia towaru. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów i usług (lub jego brak), które może wprowadzić klientów w błąd np. co do pochodzenia, ilości, jakości i szeregu innych istotnych cech towarów i usług, co niewątpliwie ma miejsce w przypadku debrandingu.

Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone w wyniku debrandingu jego produktów, może wystąpić przeciwko naruszycielowi z całym szeregiem roszczeń. Może m.in. żądać zaprzestania naruszeń jego praw do znaku polegających na usuwaniu oznaczeń z produktów, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia przez naruszyciela oświadczenia o odpowiedniej treści, naprawienia wyrządzonej szkody czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.