Jak stworzyć dobrą markę (w sensie prawnym) – cz. 1

Jak stworzyć dobrą markę (w sensie prawnym) – cz. 1

Badanie znaku towarowego

Jedną z podstawowych usług kancelarii patentowych jest badanie znaku towarowego. Celem takiej analizy powinna być odpowiedź na pytania:

  • czy mój znak towarowy może być legalnie używany na danym obszarze?
  • jakie są szanse rejestracji mojego znaku towarowego?

 

Niestety bardzo trudno jest dzisiaj opracować markę, która będzie w całości „czysta” pod względem prawnym. Z tego powodu przeprowadzane analizy znaków często kończą się negatywnymi wnioskami. Co zrobić, aby zwiększyć szanse opracowania silnej marki?

Siła znaku towarowego

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa: znaki o wysoce odróżniającym charakterze, wynikającym z ich natury lub z renomy jaką cieszą się na rynku, podlegają większej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze [1]. Agencje brandingowe powinny dążyć do opracowania znaku o jak największej mocy odróżniającej.

Najtrudniej jest zmonopolizować znak rodzajowy – wskazujący wprost na pewien rodzaj towarów lub usług. Nikt nie może zarejestrować nazwy „jabłko” dla jabłek ani słowa “szewc” dla usług naprawy obuwia.

Zdolności rejestrowej nie posiada też opisowy znak towarowy, czyli taki, który w sposób bezpośredni i konkretny wskazuje na inne cechy towarów niż ich rodzaj. Nazwa „best” lub „deluxe” nie będzie dobrym pomysłem na markę produktu.

Aluzyjny znak towarowy to taki, który w sposób pośredni wskazuje na pewne cechy towarów. „Green” w nazwie sklepu może sugerować, że kupimy w nim warzywa. Spółka „STAL-EX” z dużym prawdopodobieństwem zajmuje się eksportem stali. Takie sugestywne nazwy mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, ale ich ochrona w praktyce jest utrudniona.

Znak arbitralny wykorzystuje znaną nazwę w nowym kontekście. Nazwa „TomTom” jest rodzajowa dla bębnów, a „Apple” dla produktów spożywczych. Jednak w branży elektroniki użytkowej znaki te posiadają wysoką zdolność odróżniającą i rejestrową.

Znak fantazyjny – nowe słowo wymyślone na potrzeby brandingu. Tego typu oznaczenia są zwykle silne, a zarazem najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o ochronę prawną. Zdarza się jednak, że i neologizmy pozostają opisowe lub aluzyjne.

Osobną kategorią są znaki renomowane, czyli rozpoznawalne przez ponadprzeciętną grupę odbiorców[2]. Tego typu znaki są najsilniejsze. Ich rejestracja daje najszerszą ochronę. Warto zauważyć, że część z tych znaków kiedyś była opisowa lub aluzyjna (np. znak COCA- COLA wprost wskazujący na skład produktu).

Nasze sugestie co do wyboru marki

  • Nie próbuj zawłaszczać nazw rodzajowych.
  • Unikaj znaków opisowych lub takich, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd.
  • Raczej unikaj znaków aluzyjnych, czyli takich, które w sposób pośredni wskazują na cechy towarów.
  • Unikaj elementów popularnych, powszechnych i modnych – istnieje większe ryzyko, że ktoś już wpadł na podobny znak.
  • Unikaj banału.
  • Najsilniejsze są nazwy całkowicie fantazyjne, które nie oznaczają niczego w danym języku.
  • Równie dobre są znaki arbitralne, czyli takie które mają znaczenie, ale w żaden sposób nie jest ono związane z towarami lub usługami, które mają być nimi opatrywane.
  • Stosuj długie wyrazy – mniej wpadają w ucho, ale łatwiej je chronić.
  • Unikaj znaków trzyliterowych i krótszych. Istnieje duże ryzyko, że ktoś już wpadł na podobny znak.

 

Część z tych wskazówek może być sprzecza  ze wskazówkami doboru  marki pod względem marketingowym albo z aktualnymi trendami w danej branży. Sztuką jest pogodzenie tych kwestii. Dobrze jest, aby nad marką pracowali ludzie oceniający sprawę z różnych perspektyw – nie tylko marketingowej, ale też prawnej.

[1] Wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, sprawa C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18.

[2] Por. wpis na naszym blogu o renomie znaku towarowego